Disputa de nombres de dominio

Esta monografia tem como objetivo apresentar ao leitor uma visão clara acerca dos aspectos jurídicos e práticos do complicado sistema de Disputas de Nomes de Domínio da Internet, começando com uma introdução ao tema, com os conceitos e funcionamento do sistema, bem como a problemática do cybersquatting ou ocupação indevida de nomes de domínio. Posteriormente será dissecado o processo de disputas no âmbito da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), a aplicação da legislação espanhola, o nome pessoal como objeto de propriedade intelectual e industrial, o direito de imagem, assim como sua proteção no âmbito do Domain Name System. No final do trabalho será apresentado um estudo de direito comparado sobre o tema com a apresentação de casos verídicos de disputas de nomes de domínio com a respectiva solução apresentada pela OMPI.

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INDICE: 1. Introducción, 1.1 Domain Name System, 1.1.1 Concepto de nombre de dominio,1.1.2 Funcionamiento del sistema de nombres de dominio,1.1.3 Tipos de nombres de dominio, 1.2. Instituciones que gobiernan y rigen Internet y el DNS., 1.3. El problema del cybersquatting (ciberocupación).,1.3.1. Definición de registro abusivo ("Ciberocupación"),1.3.2. Origen y desarrollo.,1.3.3. Tratamiento jurídico.;2. El nombre propio como derecho de la personalidad, 2.1 El segundo proceso de la OMPI sobre la resolución de nombres de dominio, 2.2 Los nombres personales y las nuevas tecnologías, 2.3 La protección internacional de los nombres personales,2.3.1 El tratamiento de los nombres personales en el Primer Proceso de la OMPI,2.3.2 Nuevos conceptos en los derechos de la personalidad;3. Introducción: la doble faceta del nombre personal; la esfera personal y la esfera comercial., 3.1. El nombre propio como derecho de la personalidad, y derecho de imagen, 3.2. Tratamiento internacional y estudio de Derecho Comparado,3.2.1. El Derecho Español,3.2.2 La legislación en Estados Unidos,3.2.3 La legislación es Reino Unido,3.3. La competencia judicial internacional,3.4. La tendencia a la práctica arbitral; 4. Casos prácticos

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1 INTRODUCCIÓN:

1.1 Domain name system (DNS), o sistema de nombres de dominio.

1.1.1. Concepto de nombres de dominio.

En Internet, como todos sabemos, las llamadas páginas web necesitan una identificación con el fin de poder llegar hasta ellas. Sería algo así como la matrícula de un coche, con la peculiaridad de que sus vías serían las llamadas autopistas de la información.

Bien, teniendo lo anterior claro, hay que comentar que al principio de Internet, la identificación de las direcciones en la red era a base de un código numérico formado por cifras binarias separadas por un punto - tres números de no más de tres cifras, y separados entre ellos por el expresado punto -, siendo - a título ejemplificativo - algo así como 122.65.78.221. A este número tan poco fácil de recordar se le llamó Dirección IP ( IP = Protocolo de Internet, en inglés ).

A su vez, y con el paso del tiempo, al crecer la red, a alguien se le ocurrió que tal sistema era difícil de memorizar, por lo que se ideó una equivalencia entre el número IP y otro sistema identificador, pero siendo este último de tipo alfanumérico - números y letras -, con el fin de ser más fácil de recordar y asociar ( es más fácil recordar http://www.informática.com/ que su equivalente IP, 195.55.179.181 )

Por otro lado, no está de más comentar que los primeros conflictos entre nombres de dominios y marcas comerciales, ante la ausencia de normas que al respecto regulasen expresamente tal tipo de situaciones, no hubo más remedio - y no fue realmente un criterio desacertado - que saber interpretar adecuadamente las normas nacionales sobre competencia desleal y marcas. Hoy día esto ya no pasa de mera anécdota, puesto que con las regulaciones que acto seguido comentaremos ya no se nos tornan tan imprescindibles tales tipos de regulación, aunque que duda cabe que siempre sirven de criterio interpretativo útil a la hora de algún vacío laguna normativa que haya que integrar o suplir eventualmente.

El concepto de nombres de dominio que figura en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio de Internet, es el siguiente:

"Los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario. Si bien fueron diseñados con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de propiedad intelectual".

1.1.2. Funcionamiento del sistema de nombres de dominio.

El sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como función principal facilitar a los usuarios la navegación en Internet. Esto lo logra con la ayuda de dos componentes:

El nombre de dominio y su número correspondiente de Protocolo Internet (IP)

Un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario, de un ordenador, normalmente en forma fácil de recordar o de identificar, como www.wipo.int.

Un número IP es una dirección numérica única subyacente, como 192.91.247.53. Las bases de datos distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas IP y realizan la función de establecer mapas de los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP, con el fin de dirigir las solicitudes de conexión de los ordenadores en Internet.

El DNS está estructurado de forma jerárquica, lo que permite la administración descentralizada de los mapas nombre-dirección. Esta nueva característica ha sido la base de la extraordinaria velocidad con la que los nuevos ordenadores pueden sumarse a Internet, a la vez que se garantiza su resolución exacta de nombre.

El DNS ha sido administrado por la IANA, de conformidad con los principios descritos en la Invitación a formular comentarios (RFC) 1591 de marzo de 1994. El DNS opera sobre la base de una jerarquía de nombres.

1.1.3. Tipos de nombres de dominio.

A) Nombres de dominio de nivel superior (TLD)

A.1. Dominios genéricos de nivel superior (gTLD)

Actualmente existen siete gTLD. Tres de estos son abiertos, en el sentido que no hay restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos, es decir, que opera el aforismo "prior tempore, potior iure", es decir, primero en el tiempo mejor en el derecho.

Estos tres gTLD son: com,. net y. org.

Los otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido de que únicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios.

Estos son: int, limitado al uso de las organizaciones internacionales; edu, cuya utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales; gov, cuyo uso está limitado a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; y mil, cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.

Como novedad, este mismo año 2001, se ampliará la lista de los genéricos, la cual estará formada por:

- ".biz" : negocios ".info" : información general ".name" : individuos

- ".pro" : profesionales ".coop" : cooperativas/cooperación

- ".museum" : museos ".aero" : aviación y viajes

El contenido del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio de Internet, acerca de los nuevos dominios genéricos de nivel superiores es el siguiente:

"Las pruebas indican que la experiencia de los últimos cinco años en los gTLD ha conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio y ha provocado, en consecuencia, la confusión del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al público. Ha conducido asimismo a la necesidad de que los titulares de propiedad intelectual inviertan sustanciales recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses. Esta discutible y antieconómica desviación de los recursos puede evitarse mediante la adopción de las prácticas de registro mejoradas, el procedimiento administrativo de solución de controversias y el mecanismo de exclusión que se recomiendan en el Informe final del Proceso de la OMPI.

A la luz de la experiencia pasada, los titulares de propiedad intelectual se muestran sumamente aprensivos a introducir nuevos gTLD y a que pueda repetirse dicha experiencia en los nuevos gTLD.

En la formulación de una política relativa a la introducción de nuevos gTLD intervienen muchas cuestiones, además de la protección de la propiedad intelectual. En lo tocante a la propiedad intelectual, se cree que puede tomarse en consideración la introducción de nuevos gTLD, a condición de que se aprueben las recomendaciones contenidas en el Informe final de la OMPI en relación con las prácticas de registro mejoradas, la solución de controversias y un mecanismo de exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas y a condición asimismo de que los nuevos gTLD se introduzcan de manera lenta y controlada, a fin de que pueda controlarse y evaluarse la experiencia con los nuevos gTLD"

A.2. Dominios nacionales de nivel superior (ccTLD)

Actualmente existen 243 ccTLD. Cada uno de estos dominios lleva un código de país de dos letras derivado de la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (IS0 3166), por ejemplo,. au (Australia),. br (Brasil),. ca (Canadá),. eg (Egipto),. fr (Francia),. jp (Japón) y. za (Sudáfrica). Algunos de estos dominios son abiertos en el sentido de que no hay restricciones sobre las personas o entidades que pueden registrarse con ellos. Otros restringen los registros de nombres únicamente a las personas o entidades que satisfagan ciertos criterios (por ejemplo, domicilio dentro del territorio).

B) Nombres de dominio de nivel secundario (SLD)

La extensión ".com" constituiría lo que se ha dado en llamar TLD ( o nombre de dominio de primer nivel - Top Level Domain, del inglés ).

Y a su vez, "informática", conformaría lo que se ha denominado SLD ( o nombre de dominio de segundo nivel Second Level Domain, también del inglés )

1.2. Instituciones que gobiernan y rigen Internet y el DNS.

Fruto de la carencia de una administración centralizada, que se da en Internet, Estados Unidos, que lideró siempre el uso de la red, y bajo la ya extinta administración Clinton, se creó la Internet Society o también denominada ISOC ( http://www.isoc.org/ ) la cual está conformada por instituciones norteamericanas cuyo cometido es la gestión de determinados aspectos técnicos de la red, y también por servidores de acceso a la red, así como empresas e instituciones de otros países, cuya finalidad común es el velar por extender el uso de Internet dentro de un orden y con los adecuados estándares.

Con el paso del tiempo, y nacida precisamente de la colaboración entre la administración USA y la ISOC, nació IANA ( Internet Assigned Numbers Authority ). El encargo y misión principal encomendado a esta entidad fue ni más ni menos que erigirse en la máxima autoridad a nivel mundial para la concesión y a su vez registro, de los números IP de los que antes hablamos, y también de los nombres de dominio. Esta institución, la IANA, pasó a incorporarse a la ISOC.

A su vez, y situados ya en 1998, la administración Clinton crea una nueva entidad, llamada ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ). Esta será la nueva autoridad del DNS, institución no lucrativa constituida conforme a las leyes californianas, y con sede en la ciudad de Los Ángeles. Tal ente se ha previsto que esté formado por representantes de todo el planeta, pero lo cierto es que no pocas polémicas ha generado ya el mismo, en las cuales, debido al carácter de mera introducción de esta sección, no vamos a entrar.

Paralelamente a la creación de ICANN ( http://www.icann.org/ ), se decide por el gobierno USA, por un lado, prorrogar durante 2 años más la concesión a favor de la empresa USA NSI, para que la misma prosiga con su labor de registro de los dominios genéricos de primero nivel, y también ir permitiendo a la competencia la labor de registro de dichos dominios, aunque siempre quedando los mismos a su visto bueno por ICANN, quedando dichos nuevos registradores supeditados a la autorización previa de la misma para llevar a cabo su actividad.

Baste decir, en lo concerniente a España, que las normas para los registros ".es" están contenidas en la Orden de 21 de marzo de 2000.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en el año 1998, y con un proceso que finalizó en el mes de abril del año siguiente, se propuso, con el mencionado proceso, de ámbito internacional, crear una especie de foro que analizase, debatiese y propusiese, acerca de cuantas cuestiones de propiedad intelectual afectasen a los nombres de dominio, incluyendo ello las posibles vías de solución de controversias.

Desgraciadamente, en dicho estudio sólo se trataron cuestiones en las que estuviese en juego el concepto de marca comercial, pero no obstante, supuso un paso importantísimo en la regulación de Internet en dicho campo. Al proceso que comentamos se dió en llamar Primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio.

Actualmente, y previsto para el 20 de febrero de 2001, se llevará a cabo el Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio, el cual abarcará otras cuestiones más, como por ejemplo las referidas o relativas a las identificaciones farmacéuticas internacionales, nombres de personalidades famosas, o incluso topónimos o nombres geográficos, así como también, para más adelante, conflictos con nombres de dominio de tipo nacional.

¿Qué se entiende por OMPI?

Según el Informe Final es la siguiente:

"La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización establecida por un tratado que cuenta con 171 Estados miembros. Los Estados miembros han hecho de la Organización el vehículo para promover la protección, la divulgación y la utilización de la propiedad intelectual en todo el mundo, a fin de alcanzar el desarrollo económico, cultural y social.

La Organización ofrece servicios a sus Estados miembros y a los individuos o empresas nacionales de dichos Estados.

Los servicios prestados por la OMPI a sus Estados miembros incluyen un foro para el desarrollo y la aplicación de políticas internacionales de propiedad intelectual mediante tratados y otros instrumentos de política.

Los servicios prestados por la OMPI al sector privado incluyen la administración de sistemas que permiten la obtención de protección para patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas en numerosos países, mediante un procedimiento internacional único.

Las operaciones de la OMPI son financiadas en un 88% mediante las tasas generadas por la Organización a título de servicios prestados al sector privado y el 12% restante proviene de las contribuciones de sus Estados miembros".

Por lo que se refiere a los NICs (Network Information Centers), el registro delegado de Internet en España es conocido con el nombre de ES-NIC y realiza la función de gestionar el DNS de nivel superior para España (.es) desde la introducción de Internet en España a principios de los noventa.

Se trata de un servicio público prestado en condiciones de igualdad a cualquier organización o proveedor de servicios (ISP) de Internet en España que lo requiera.

1.3. El problema del cybersquatting (ciberocupación).

1.3.1. Definición de registro abusivo ("Ciberocupación")

Antes de examinar en el próximo párrafo la definición de registro abusivo que se recomienda se aplique en el procedimiento administrativo, deben proporcionarse algunas explicaciones sobre la terminología sugerida.

En términos populares "ciberocupación" es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto y de servicio.

No obstante, precisamente debido a su amplia utilización popular, el término cuenta con distintos significados para distintas personas. Algunas personas, por ejemplo, incluyen el "warehousing", o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas, en la noción de "ciberocupación", mientras que otras personas distinguen entre los dos términos.

Del mismo modo, algunos consideran que los términos "ciberpiratería" y "ciberocupación" son intercambiables, mientras que la OMPI considera que el primer término se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web en lugar del registro abusivo de nombres de dominio.

Debido al significado flexible de "ciberocupación" en la terminología popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente –registro abusivo de un nombre de dominio- a fin de atribuirle un significado más preciso.

La definición de registro abusivo que la OMPI recomienda se aplique en el procedimiento administrativo es la siguiente:

1. El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

1.1. El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y

1.2. El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y

1.3. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A los fines del punto 1.3., lo siguiente, en particular, constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

a) una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o

b) un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de producto o de servicio del solicitante; o

c) el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o

d) el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.

Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombre de dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva. Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio pude demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de buena fe. Tampoco se considerarán abusivos los registros de nombre de dominio que estén justificados por derechos legítimos de libertad de expresión o por consideraciones legítimas de índole no comercial. Tampoco entrarán en el alcance del procedimiento las controversias de buena fe entre titulares de derechos en competición u otros intereses legítimos en competición sobre los que dos nombres sean equívocamente similares.

La OMPI considera que la definición que figura en el párrafo precedente sienta bases sólidas en el derecho nacional e internacional y en la jurisprudencia.

En lo tocante al derecho internacional, se tomó nota de que tanto el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el que son parte 154 Estados, como el Acuerdo sobre los ADPIC, que vincula a 134 Estados, estipulan obligaciones para la protección de las marcas. Además, el Artículo 10bis del Convenio de París establece la obligación de proporcionar protección contra la competencia desleal. El Convenio de París estipula lo siguiente:

- Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

- En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El Artículo 10ter.1) del Convenio de París exige que los países de la Unión se comprometan a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión "los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis."

La jurisprudencia desarrollada en la aplicación de las leyes nacionales para proteger las marcas de producto y de servicio, así como para proteger contra la competencia desleal apoyan asimismo la prohibición de las prácticas predatorias y parasitarias que podrían entrar en la definición de registro abusivo mencionada anteriormente.

Al aplicar la definición de registro abusivo anteriormente mencionada en el procedimiento administrativo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisiones nombrado para el procedimiento deberá, en la medida necesaria, hacer referencia a las leyes o reglamentos que consideran aplicables, consideradas las circunstancias del caso. Así pues, por ejemplo, si las partes en el procedimiento residen en un país, el nombre de dominio fue registrado por medio de un registrador en dicho país y las pruebas del registro de mala fe y la utilización del nombre de dominio relacionado con la actividad se encuentran en el mismo país, por lo que sería apropiado que el responsable de tomar decisiones se refiriese a la legislación del país concernido para aplicar la definición.

Se recomienda que:

Los méritos de una reivindicación en virtud del procedimiento administrativo se decidan de conformidad con la definición de registro abusivo de nombres de dominio formulada en el párrafo 171, y que al aplicar la definición de registro abusivo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisión deberá, en la medida necesaria, aplicar las leyes o reglamentos que estimen apropiados, consideradas las circunstancias del caso.

1.3.2. Origen y desarrollo.

El origen del cybersquatting tiene lugar con la aparición del caso Mc Donald’s en los EEUU de américa a mediados de 1.993.

Es en este año cuando la casa Mc Donald`s se da cuenta de que una empresa de sus características debe estar en Internet. Sin embargo a la hora de registrar el nombre se encuentran con la sorpresa de que este ya ha sido registrado por un profesor de instituto de un barrio marginal de Boston (Massachussets).

Ahora bien, ¿qué puede hacer Mc Donald’s?

Puede demandar al titular del nombre de dominio por violación de derechos de propiedad intelectual, por competencia desleal, etc... o puede llegar a negociar con el demandado. Se optó por esta última vía, es decir, por la negociación llegándose a un acuerdo. Acuerdo que consistió en la entrega de un millón de dólares al susodicho profesor, el cual lo empleó en la compra de ordenadores personales para equipar a los institutos de su zona.

1.3.3. Tratamiento jurídico.

1.3.3.1. Aplicación de la "Dilution Doctrine" o doctrina del debilitamiento de la marca.

Dicha doctrina surge en 1.898 con la sentencia "kodak", dicha marca ya estaba registrada, pero había una fabrica de bicicletas denominada "kodak co". La propia kodak demandó esta situación por que consideraba que se estaba produciendo un debilitamiento de la marca, alegando que no habían pasado los controles de calidad y que se producía una confusión con respecto a la marca de productos fotográficos. Finalmente el TS le dio la razón porque consideraba que kodak era una marca notoria que requería de especial protección.

Podía haber confusión porque el TS consideraba que:

Había uso de marca en productos de distinta naturaleza.

Que esos productos tuvieran una concepción social denigratoria.

Así, como consecuencia de todo esto surge la FTDA (Federal Trademark Dilution Act), precisamente para solucionársete problema. en virtud de la misma se define "debilitamiento de la marca"como:

"cualquier uso de una marca o denominación que induzca a engaño o confusión respecto de una marca de amplio reconocimiento".

Se establecen tres requisitos para que sede dicho debilitamiento:

Que el demandante ostente la titularidad sobre una marca notoria.

Que la explotación comercial de la marca se ha producido con anterioridad al surgimiento de su notoriedad.

Ánimo de lucro derivado de su uso ilícito por parte de un tercero, es decir, que tenía mala fe.

Es de recordar el caso "candyland.com", que es un juego muy popular en EEUU. Aquellos que lo registraron también vendían pornografía.

1.3.3.2. La adopción de la Tratemark Cyberpiracy Protection Act (TCPA)

La teoría de la dilución de la marca tiene una crítica, y es que limita la protección a las marcas notorias, mientras que el resto de las marcas diligentemente protegidas no estaban protegidas. Así, surge la TCPA como intento de solucionar este problema. La TCPA entiende que hay mala fe, de acuerdo con los siguientes criterios:

Si el nombre es igual a otro.

Si es confusamente similar.

Si es denigratorio contra al marca. Ahora bien, ¿qué se entiende por denigratorio?

Dicho concepto viene del latín "denigrare", que en este caso concreto significaría ofender o ultrajar el buen nombre de la marca.

Además de estos criterios se establecen otros como:

El evaluar los derechos legítimos del titular sobre la marca registrada. ¿Cuándo hay derechos legítimos sobre la misma?

Evaluar el uso que se ha hecho del "web site", si se ha hecho con la intención de desviar tráfico en su propio provecho, tráfico que correspondería al titular de la marca registrada.

Si hay una intención de venta, alquiler o transferencia de los derechos de un nombre de dominio.

Otro criterio sería la inclusión de datos que impidan o dificulten en grado sumo la identidad del titular del nombre de dominio.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la TCPA es mayor que el establecido por la doctrina de la dilución de la marca, extendiéndose a:

Las marcas.

Personalidades conocidas.

Altos cargos de la Administración Pública.

Candidatos en período electoral.

Edificios protegidos federalmente.

1.3.3.3. Tratamiento en España.

En España todo comienza con 1.998 con el caso nocilla.com. en este caso Best Foods España S.A., dueña de nocilla quiere registrar nocilla.com, pero ya estaba registrado y albergaba una página web pornográfica. El titular del nombre de dominio residía en Ucrania. Así, el 10 de abril de 1.999se interpone una demanda ante el Tribunal de primera instancia número 5 de Oviedo.

Dicha demanda se basa en:

El uso de nocilla.com constituye una violación del derecho de marcas.

La utilización de nocilla para uso pornográfico viola la ley 3/1.99 de competencia desleal.

1.3.3.4. Principales problemas.

Los principales problemas de la aplicación de estos remedios jurídicos tradicionales para la solución de los casos de "cybersquatting" los podemos resumir en cuatro:

Lentitud.

Coste.

Falta de especialización.

Ejecución.

1.3.3.5. Libro blanco del Departamento de Comercio de los EEUU.

Un hecho importante que gira en torno a los debates sobre la futura organización y administración del sistema de nombres de dominio (DNS), ha sido la publicación de una "Declaración de política sobre la administración de los nombres y direcciones de Internet" del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (el Libro Blanco) El Libro Blanco es el resultado de extensos debates públicos de carácter internacional. Destacamos del mismo el siguiente fragmento obtenido de la página web de la ICANN:

"El Gobierno de los Estados Unidos procurará el respaldo internacional para instar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que inicie un proceso equilibrado y transparente que incluya la participación de los titulares de marcas, y de los miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas, para 1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio relacionadas con la "ciberpiratería" (por oposición a los conflictos entre titulares de marcas con derechos legítimos en pugna), 2) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y 3) sobre la base de los estudios realizados por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, evaluar los efectos que tendría en los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, el añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de controversias conexos. Esas conclusiones y recomendaciones podrán presentarse a la junta de la nueva entidad para que las examine conjuntamente con su política en materia de registro y registradores, y con la creación e introducción de nuevos gTLD."

1.3.3.6. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet (primer proceso)

"La tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes cuestiones de política. Estas cuestiones de política tienen nuevas dimensiones que son consecuencia de la intersección de un medio mundial con propósitos múltiples, como es Internet, con sistemas diseñados para el mundo territorial y físico.

Como consecuencia de la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América, y con la aprobación de sus Estados miembros, la OMPI ha emprendido, desde julio de 1998, un amplio proceso internacional de consultas ("Proceso de la OMPI"). El objetivo del Proceso de la OMPI consiste en formular recomendaciones a la entidad creada para administrar el sistema de los nombres de dominio, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), en relación con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Durante el Proceso de la OMPI, se han celebrado 17 consultas en 15 ciudades diferentes en todo el mundo y se han recibido informes escritos de 344 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones y personas individuales.

Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicó un Informe provisional en el que figura el proyecto de recomendaciones. El presente documento constituye el Informe final, que se ha presentado a la ICANN y a los Estados miembros de la OMPI".

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2. EL NOMBRE PROPIO COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD

La identidad personal, expresada como el nombre de las personas, voz o características, es fundamental para el reconocimiento de la dignidad y de la individualidad inherentes a cada ser humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos recuerda que cada individuo tiene derecho a la libertad y al desarrollo de su personalidad, al reconocimiento como persona antes de que la ley lo haga y a la protección de sus intereses morales y materiales que sean resultado de esfuerzos científicos, literarios o artísticos.

Como elemento de la identidad, el nombre personal es de vital importancia, si no el más importante medio para señalar un ser humano específico. Los nombres personales se utilizan diariamente en las comunicaciones entre la gente para su identificación y, como uno puede esperar, las características de la identidad de cada persona se asocian de cerca a su nombre.

Hay evidencia abundante de que los nombres por lo menos de ciertos individuos bien conocidos han sido el tema de prácticas de abuso en el ámbito de los nombres de dominio. Las prácticas similares en lo que se refiere a los nombres personales de la gente famosa, existen en varios contextos incluso en el mundo no-virtual. Internet agrega, sin embargo, una nueva dimensión a esas prácticas debido a la inmediatez y el bajo coste con los que un registro de nombre de dominio puede ser obtenido, además de su presencia global.

La ley, en numerosos ordenamientos prevé la protección legal específica de los aspectos íntimos de la identidad humana, tales como el nombre personal o la semejanza personal. El derecho de proteger la identidad, designada a menudo un derecho de la personalidad, tiene su foco en el derecho de los individuos a controlar el uso comercial de su identidad, es decir, el derecho de la personalidad sirve para prohibir el uso comercial desautorizado de un nombre personal o de otras características personales asociadas de cerca a la persona.

2.1 EL SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO

El capítulo del Segundo Proceso se centra en un aspecto elemental del derecho de la personalidad, el nombre personal, que en el contexto del Sistema de Nombres de Dominio se puede colocar como nombre de dominio único. La OMPI solicitó comentarios sobre si era necesaria alguna protección contra el registro abusivo de nombres de dominio con el uso de TLD genéricos y, si es así en qué circunstancias y cómo. Repasa la situación de la ley sobre la protección de nombres personales, incluyendo un análisis bajo los derechos de la personalidad, derecho de marcas y legislación anti-cybersquatting.

Quizás los progresos recientes más visibles y más importantes de esta área se han dado en conexión con los casos decididos bajo la Política Uniforme: los numerosos paneles han determinado, bajo los auspicios del derecho de marcas y del registro de mala fe, que la protección se debe ampliar a los nombres de ciertos individuos ya que estos nombres fueron registrados sin el permiso de sus titulares. Además, en los casos decididos por eResolution, como la decisión AF-0282 <vicentlecavalier.com/.net/.org> parecen ir más lejos al reconocer una marca no registrada de derecho común a favor de un famoso deportista sin hacer referencia a ningún ordenamiento nacional con base en que la notoriedad de su nombre determina que sea un elemento importante del patrimonio de la persona y susceptible de ser registrado como marca.

El Informe trata sobre estas decisiones y los muchos comentarios en respuesta al Segundo Proceso. Hay también una revisión de aspectos pertinentes de una proposición aprobada recientemente por la ICANN para que un TLD nuevo sea adoptado. name.

Finalmente, basándose en este análisis, varias recomendaciones alternativas se han emitido para la consideración del informe, para proporcionar una base para la discusión antes de que se lleve a cabo cualquier conclusión.

El Segundo Proceso plantea dos cuestiones significativas que se deben considerar sobre los nombres personales, a saber:

I-cuáles son los tipos y la extensión de los problemas o abuso dentro del Sistema de Nombres de Dominio relacionado con los nombres personales, y

II- ¿Es la protección existente en el derecho nacional o en la Política Uniforme adecuadamente capaz de resolver cualquier problema o abuso?. A este respecto, es importante observar que la mayoría de los comentaristas en el Segundo Proceso expresó la opinión de que, aparte de la protección existente bajo derecho nacional, la Política Uniforme, como existe actualmente, es un mecanismo suficiente para ocuparse del problema del registro abusivo de nombres personales en el Sistema de Nombres de Dominio.

2.2 LOS NOMBRES PERSONALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aunque la explotación comercial de la persona, incluyendo su nombre personal, no sea un fenómeno nuevo, los avances en la tecnología, especialmente durante los últimos cien años, hacen posible un mayor desarrollo de dicha actividad. El desarrollo de las tecnologías fotográficas, de la impresión, del audio y de la difusión, junto con el auge comercial de los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, ha permitido un aumento de la celebridad de los individuos.

Internet, vista en este contexto, es simplemente el medio de gran alcance más reciente y ofrece oportunidades de comercialización mediante el uso del nombre de las personas. Mientras que los nombres, las imágenes y la voz se pueden presentar a través de las páginas multimedia de la Web, el Sistema de Nombres de Dominio, en específico, como un texto de para nombrar páginas en los navegadores, acentúa la importancia de los nombres seleccionados por aquellos que utilizan la red. Estos nombres son utilizados por los consumidores y los individuos de todo el mundo para localizar los sitios en la w.w.w. o para el envío de los e-mail. El nombre personal por lo tanto se convierte en un atributo lógico y atractivo para el registro, de gran potencialidad para la ocupación por los terceros que desearían beneficiarse de las asociaciones mentales generadas por éstos nombres personales.

La pregunta determinante es si en el contexto del Sistema de Nombres de Dominio, los nombres personales deben tener derecho a alguna protección, y si es así, en qué contexto y bajo qué circunstancias.

2.3 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS NOMBRES PERSONALES

2.3.1 El tratamiento de los nombres personales en el Primer Proceso de la OMPI.

Según lo observado, el informe final del primer proceso de la OMPI discutió el tema de los derechos de la personalidad, indicando que las cuestiones en esta área de propiedad intelectual requerirían una reflexión y consulta más intensiva. Los derechos de la personalidad también fueron tratados abreviadamente en el capítulo tres del informe final, en conexión con la recomendación de un procedimiento administrativo uniforme y obligatorio para resolución de los conflictos. En particular, basándose en un análisis y comentario recibidos durante el primer proceso de la OMPI, el informe propone un estrecho estudio en este procedimiento, especificando que se debe restringir a los casos de registros deliberadamente efectuados de mala fe y también restringir a los reclamantes que pudiesen demostrar que el nombre de dominio en cuestión infringía a un derecho de marca o servicio registrado a su favor.

El primer informe reconoció eso, aludiendo al registro abusivo con referencia solamente a las marcas registradas y a las marcas de servicios, definiendo que los

registros que violasen los derechos de la personalidad no serían consideradas dentro del ámbito de registro abusivo para los propósitos del procedimiento administrativo

Informe Final, Capítulo 3º, párr. 167

Además, el informe observó, a este respecto, que los comentaristas a favor de esta limitación habían indicado que la ley referente a los derechos de la personalidad, entre otros derechos, está mucho menos armonizada en el mundo. El informe final por lo tanto concluyó, con respecto al procedimiento administrativo que, mientras exista la evidencia de que el registro abusivo de los nombres de dominio

Se extiende al abuso de los derechos de propiedad intelectual con excepción de marcas registradas y de marcas de servicio podría se consideraría prematuro ampliar la noción del registro abusivo más allá de la violación de marcas registradas y de marcas de servicio

Informe Final, Capítulo 3º, párr. 168

El segundo informe vuelve a tratar la cuestión de la protección, según la ley, de los nombres personales, repasando los aspectos relevantes de los derechos de la personalidad y del derecho de marcas, así como varias nuevas promulgaciones de leyes que tratan específicamente de la relación entre los nombres de dominio y otros elementos identificadores protegidos. En tal caso, es importante concentrarse en si la protección debe ser adoptada y, si es así, cuál es la base jurídica y cuál el alcance apropiado de esa protección

2.3.2 Nuevos conceptos en los derechos de la personalidad.

El derecho de la personalidad, también conocido como el derecho a la propia imagen se ha definido en ciertas legislaciones como el derecho inherente de cada humano de controlar el uso comercial de su identidad. Según la visión moderna, la violación de este derecho se plasma en la infracción de un derecho legal por un uso desautorizado de la identidad de una persona que probablemente pueda dañar el valor comercial de ésta identidad y que no esté protegida por los principios de la libertad de expresión o de la libertad de prensa. Este derecho legal refleja una visión de que la identidad humana, en ciertos casos, constituye un derecho de propiedad intelectual con valor comercial evaluable en sentido económico.

No obstante, el desarrollo de este derecho de la personalidad, ha sido discutido en el ámbito internacional, más específicamente con respecto a su base jurídica, alcance y dimensiones. Ni tampoco puede ser dicho que existe la protección armonizada en las diversas legislaciones sobre su acercamiento o aplicación ya que no existe ningún instrumento internacional, como en el caso de marcas registradas, para establecer normas uniformes que protejan los derechos de la personalidad.

Así, incluso hoy, a medida que las preguntas referentes a la justificación del uso de la identidad personal continúan siendo planteadas en un número amplio de jurisdicciones y contextos, incluyendo el del registro de los nombres de dominio, diversas teorías legales, tales como el derecho a la privacidad, el passing-off del commonlaw, la competencia desleal, el derecho a la publicidad, o violación de ciertas normas de los respectivos códigos civiles, ya son utilizadas por las cortes de los diversos países para determinarse si estos usos están justificados.

El derecho de la personalidad tiene sus antecedentes en el concepto de la privacidad, pero ahora también ha aumentado su soporte gracias a la Ley de competencia desleal. Bajo las teorías de privacidad, los Tribunales de Europa y Estados Unidos, comenzaron, hace más de un siglo, a conceder protección contra la publicidad sin autorización u otra forma de uso comercial de la identidad de las personas (más específicamente el nombre o la imagen de una persona), determinando que tal uso, sin permiso, se configura como una ataque a la dignidad de la persona humana.

A finales de los años 50, esta teoría de la protección de la identidad personal ya estaba establecida en numerosas jurisdicciones. Sin embargo, la teoría de la privacidad no tenía como base el hecho de que un individuo pudiera tener un interés económico en la utilización de su propia identidad. Así, ciertos demandantes que gozaban de una gran popularidad en los medios de comunicación no pudieron demostrar el requisito de daño moral necesario para ejercer su derecho de ser dejado en paz.

Sin embargo, el desarrollo de medios de comunicaciones de masas, ha traído consigo un reconocimiento cada vez mayor de que determinados individuos bien conocidos, en ciertas circunstancias, pueden tener el derecho a cierta protección legal o a una compensación económica por el uso comercial de su identidad personal. Esta protección legal, según lo observado, todavía se expresa de diferentes formas según las diversas legislaciones.

En determinadas jurisdicciones, se puede conceder este auxilio solamente cuando el uso por terceros de la identidad de otra persona se constituya como una difamación o passing-off. En otras jurisdicciones, el mal uso de la imagen del individuo, sin más, es suficiente para dar lugar a la protección por el derecho a la privacidad o de la personalidad. Un gran número de países de Europa continental, tales como Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España, así como países como Canadá y Japón, se adhieren a este planteamiento legal. En otras jurisdicciones, tales como los Estados Unidos de América, el derecho establecido se refiere al derecho de publicidad, considerado como el derecho de cada persona a controlar la publicidad que pueda generar valor añadido a aquello que ella misma hubiera creado.

Un aspecto común entre los diversos perspectivas legales es la preocupación constante de que, en un determinado número de situaciones, la identidad personal sea protegida contra la explotación comercial no autorizada e ilegítima por terceros. El requisito de la explotación comercial es otro elemento común entre los acercamientos legislativos. El tratamiento de la explotación comercial injusta, sin embargo, puede variar dependiendo de si se trata de una falsedad o una mala representación (es decir, en los casos de difamación o passing-off), o si incluso un uso exacto de una identidad personal, sin más, pueda dar lugar a una demanda para la protección y la remuneración.

Las personas deben ser claramente identificables cuando se dé un uso no autorizado por parte de terceros de ciertos rasgos de su personalidad. Por ejemplo, el mero uso de un nombre que sea idéntico al nombre de una celebridad, si ese nombre no es claramente distinto, puede no ser suficiente para establecer la identificación necesaria. Por otra parte, la cuestión de la distinción en un ámbito internacional tal y como es el Sistema de los Nombres de Dominio es difícil. Así, el uso de atributos de la identidad personal en la difusión de noticias, comentarios, o trabajos de ficción o de no-ficción, no se considera generalmente como infracción.

En el contexto del Sistema de los Nombres de Dominio y, específicamente, de los Nombres de Dominio Genéricos